未注冊商標被許可使用人不享有先用權

发布时间:2016-10-14 14:35   浏览:  

一、案情回放

 

1、2011年12月21日,美国爱贝国际教育有限公司(以下简称爱贝公司) 申请注册“ABIE·C”商标。

 

2、2013年2月28日,取得注冊,核定服務項目爲教學等。

後愛貝公司許可上海布來斯教育投資有限公司(以下簡稱布來斯公司)在中國範圍內使用並有權許可他人使用“ABIE·C”注冊商標,如發生商標侵權行爲,布來斯公司有權單獨訴訟。

 

3、2012年8月11日,布來斯公司許可西安逾青商務信息咨詢有限公司(以下簡稱逾青公司)開設愛貝國際少兒英語培訓中心,使用“ABIE”標識至2015年10月9日。

    

4、2013年12月31日愛貝公司申請注冊“ABIE”商標,2016年4月7日取得注冊。

 

5、2015年9月21日布來斯公司致函逾青公司,稱合同到期不再授權。

 

6、2016年3月,逾青公司仍在使用“ABIE”標識。

布來斯公司訴至法院,請求判令逾青公司停止侵權行爲;賠禮道歉,消除影響;賠償損失6萬元。

逾青公司辯稱,布來斯公司與逾青公司簽訂合同時虛構商標,欺詐加盟商,合同應撤銷;逾青公司使用的ABIE與ABIE.C是兩個獨立的商標,不構成侵權。請求駁回布來斯公司的訴訟請求。

    

陝西省西安市中級人民法院經審理後判決:逾青公司停止侵權行爲;賠償布來斯公司損失(含合理費用)1.5萬元。

    

二、【不同觀點】

    

第一種觀點認爲,由于布來斯公司取得授權的商標許可使用合同簽署地不明且未經公證認證,因此布來斯公司訴訟主體不適格;只有經商標局合法注冊的商標才可以簽訂商標許可使用合同,當事人簽訂合同時“ABIE”標識並未注冊,因而布來斯公司存在欺詐行爲,應確認商標許可使用合同無效。

 

愛貝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商標注冊申请,2016年4月7日被核准注册,逾青公司在爱贝公司“ABIE”注冊商標申请日之前,于2012年8月11日已经开始使用“ABIE”标识,享有在先使用权。

 

逾青公司使用的“ABIE”商标是依法取得,既然“ABIE·C”“ABIE”可以通过国家商标局分别获得商標注冊,因此二者各自独立,不构成近似;因逾青公司是通过商标许可使用合同使用的“ABIE”标识,不存在商标侵权行为,故不应向布来斯公司赔偿损失。

    

第二种观点认为, 布来斯公司与爱贝公司通过在中国上海签订商标许可使用合同取得使用“ABIE·C”注冊商標权,因该合同系在中国内地形成,无需经过公证认证,因而布来斯公司作为本案原告主体适格。

 

布来斯公司作为“ABIE·C”商业标识的使用者,在法律并未禁止未注冊商標签订许可使用合同的情形下,有权与逾青公司签订商标许可使用合同。

 

逾青公司是通过布来斯公司的授权使用“ABIE”商业标识,不存在商标在先使用权的问题。逾青公司在商标许可使用合同期限届满后在其经营场所内继续使用“ABIE”标识,与布来斯公司主张的权利基础“ABIE·C”注冊商標构成近似,足以引起消费者的混淆、误认,侵害了“ABIE·C”注冊商標权,对此应承担相应的责任。

    

三、法官回應

    

商標許可使用合同期限屆滿後繼續使用構成侵權

    

1.涉外商標許可使用合同中原告主體資格的確認

    

涉外知識産權案件中,當事人經常會提供在中國境外形成的證據。對在域外形成的證據未經公證認證能否作爲認定事實的依據,存有爭議。

 

司法實踐中,除非涉及主體資格和身份關系的證據,域外證據無論是否辦理公證認證手續,法院均應組織當事人質證,並結合質證意見審核認定證據的真實性與證明力,不能以未辦理公證認證手續而直接否定證據的效力。這裏的主體資格是涉及當事人的主體資格,而非合同等相關證據。

 

具體到本案中,布來斯公司的主體資格是否適格,關鍵在于對愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同的認定問題。

 

筆者認爲愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同中雖然未明確簽訂地,但因愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同補充協議明確約定,雙方確認于2013年12月12日在中國上海簽訂了商標使用許可合同;

 

同時上述商標使用許可合同即使是在中國境外形成的證據,業經當事人質證,結合逾青公司對商標使用許可合同的真實性不持異議的質證意見,對商標使用許可合同無須再行公證認證。

 

为此,依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在发生注冊商標专用权被侵害时,普通使用许可合同的被许可人经商標注冊人明确授权,可以提起诉讼”的规定,布来斯公司有权提起本案诉讼,因此其作为本案原告诉讼主体适格。

    

2.尚未注冊的商標可以許可他人使用

    

商标标识是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体,既包括注冊商標标识,也包括未注冊商標标识。

 

商标法第四十三条规定,商標注冊人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注冊商標。许可人应当监督被许可人使用其注冊商標的商品质量。被许可人应当保证使用该注冊商標的商品质量。这里的法律用语为“商標注冊人”“注冊商標”等字样,仅仅从字面解释,该条规定中的“商标使用许可合同”的“商标”似乎仅指注冊商標。

 

但值得注意的是法律对未注册的商标并未规定不得许可他人使用,大量的未注冊商標在商业活动中被广泛使用,有不少未注冊商標使用许可的情形。

 

最高人民法院审理的再审申请人天津开发区泰盛贸易有限公司与被申请人北京业宏达经贸有限公司等商标许可使用合同纠纷案中,最高人民法院认为,未注冊商標能否许可他人使用,法律法规对此没有禁止性规定,且在业宏达公司与泰盛公司签订的合同中,亦未限定许可泰盛公司使用的三个商标必须均为注冊商標。由此说明未注册的商标同样可以许可他人使用,在当事人意思表示真实,内容不违反法律、行政法规的前提下,以未注册的商标作为使用客体的商标使用许可合同应确认有效。因此,可以认为尚未注册的商标可以许可他人使用。

    

3.未注冊商標被許可使用人不享有先用權

    

商标法第五十九条规定:商標注冊人申请商標注冊前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商標注冊人使用与注冊商標相同或者近似并有一定影响的商标的,注冊商標专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

 

由此可知,侵害商标权纠纷中适用商标在先使用抗辩应符合的条件是:在注冊商標申请日之前他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商標注冊人使用与注冊商標相同或者近似商标的行为;该在先使用的商标应具有一定影响;被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为;使用主体应限于在先使用人本人。

 

具体到本案中,虽然逾青公司在爱贝公司注冊商標“ABIE”申请日之前,已经使用了“ABIE”标识,但其使用系基于布来斯公司的许可,双方在授权协议中的合同地位及“ABIE”权利来源的因果关系是客观存在,并不会因“ABIE”商標注冊申请、核准注册时间在授权与被授权关系形成之后而发生逆转。

 

逾青公司也未能证明其对“ABIE”商标形成了独立的品牌价值或使之与逾青公司之间建立了稳定的联系。同时,逾青公司在其经营场所、物品上使用有“ABIE”标识,也表明其服务来源指向“爱贝国际少儿英语”这一培训项目。因此,相对于授权人布来斯公司,逾青公司不存在对于未注冊商標“ABIE”产生在先使用权的时间和空间条件。

    

4.商標許可使用合同到期後被許可人繼續使用構成侵權

    

商标法第九条规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。由此说明,申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。对于申请人而言,在多个类别申请与其注冊商標相同或者近似的商标,法律并不禁止,否则就不会出现商标法第四十二条“转让注冊商標的,商標注冊人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让”之规定。

 

对于注冊商標申请人之外的他人而言,不得与申请人已经注册的商标相冲突。具体到本案中,逾青公司所从事的教育培训行业包含在涉案“ABIE·C”商标核准使用的服务类别范围内,“ABIE”标识与涉案诉争的“ABIE·C”商标相比较,系使用了“ABIE·C”商标的主要组成部分,且与“ABIE·C”商标的主要组成部分“ABIE”的字母元素及其排列顺序完全相同,整体观察与“ABIE·C”商标构成近似。

 

逾青公司在商标使用许可合同到期后本应停止使用,但其在经营场所内继续使用“ABIE”标识,已无合法化的基础,且“ABIE”与“ABIE·C”注冊商標构成近似,足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆、误认,因而逾青公司继续使用被授权的商标标识的行为构成侵权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

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未注冊商標被許可使用人不享有先用權

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一、案情回放

 

1、2011年12月21日,美国爱贝国际教育有限公司(以下简称爱贝公司) 申请注册“ABIE·C”商标。

 

2、2013年2月28日,取得注冊,核定服務項目爲教學等。

後愛貝公司許可上海布來斯教育投資有限公司(以下簡稱布來斯公司)在中國範圍內使用並有權許可他人使用“ABIE·C”注冊商標,如發生商標侵權行爲,布來斯公司有權單獨訴訟。

 

3、2012年8月11日,布來斯公司許可西安逾青商務信息咨詢有限公司(以下簡稱逾青公司)開設愛貝國際少兒英語培訓中心,使用“ABIE”標識至2015年10月9日。

    

4、2013年12月31日愛貝公司申請注冊“ABIE”商標,2016年4月7日取得注冊。

 

5、2015年9月21日布來斯公司致函逾青公司,稱合同到期不再授權。

 

6、2016年3月,逾青公司仍在使用“ABIE”標識。

布來斯公司訴至法院,請求判令逾青公司停止侵權行爲;賠禮道歉,消除影響;賠償損失6萬元。

逾青公司辯稱,布來斯公司與逾青公司簽訂合同時虛構商標,欺詐加盟商,合同應撤銷;逾青公司使用的ABIE與ABIE.C是兩個獨立的商標,不構成侵權。請求駁回布來斯公司的訴訟請求。

    

陝西省西安市中級人民法院經審理後判決:逾青公司停止侵權行爲;賠償布來斯公司損失(含合理費用)1.5萬元。

    

二、【不同觀點】

    

第一種觀點認爲,由于布來斯公司取得授權的商標許可使用合同簽署地不明且未經公證認證,因此布來斯公司訴訟主體不適格;只有經商標局合法注冊的商標才可以簽訂商標許可使用合同,當事人簽訂合同時“ABIE”標識並未注冊,因而布來斯公司存在欺詐行爲,應確認商標許可使用合同無效。

 

愛貝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商標注冊申请,2016年4月7日被核准注册,逾青公司在爱贝公司“ABIE”注冊商標申请日之前,于2012年8月11日已经开始使用“ABIE”标识,享有在先使用权。

 

逾青公司使用的“ABIE”商标是依法取得,既然“ABIE·C”“ABIE”可以通过国家商标局分别获得商標注冊,因此二者各自独立,不构成近似;因逾青公司是通过商标许可使用合同使用的“ABIE”标识,不存在商标侵权行为,故不应向布来斯公司赔偿损失。

    

第二种观点认为, 布来斯公司与爱贝公司通过在中国上海签订商标许可使用合同取得使用“ABIE·C”注冊商標权,因该合同系在中国内地形成,无需经过公证认证,因而布来斯公司作为本案原告主体适格。

 

布来斯公司作为“ABIE·C”商业标识的使用者,在法律并未禁止未注冊商標签订许可使用合同的情形下,有权与逾青公司签订商标许可使用合同。

 

逾青公司是通过布来斯公司的授权使用“ABIE”商业标识,不存在商标在先使用权的问题。逾青公司在商标许可使用合同期限届满后在其经营场所内继续使用“ABIE”标识,与布来斯公司主张的权利基础“ABIE·C”注冊商標构成近似,足以引起消费者的混淆、误认,侵害了“ABIE·C”注冊商標权,对此应承担相应的责任。

    

三、法官回應

    

商標許可使用合同期限屆滿後繼續使用構成侵權

    

1.涉外商標許可使用合同中原告主體資格的確認

    

涉外知識産權案件中,當事人經常會提供在中國境外形成的證據。對在域外形成的證據未經公證認證能否作爲認定事實的依據,存有爭議。

 

司法實踐中,除非涉及主體資格和身份關系的證據,域外證據無論是否辦理公證認證手續,法院均應組織當事人質證,並結合質證意見審核認定證據的真實性與證明力,不能以未辦理公證認證手續而直接否定證據的效力。這裏的主體資格是涉及當事人的主體資格,而非合同等相關證據。

 

具體到本案中,布來斯公司的主體資格是否適格,關鍵在于對愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同的認定問題。

 

筆者認爲愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同中雖然未明確簽訂地,但因愛貝公司與布來斯公司簽訂的商標使用許可合同補充協議明確約定,雙方確認于2013年12月12日在中國上海簽訂了商標使用許可合同;

 

同時上述商標使用許可合同即使是在中國境外形成的證據,業經當事人質證,結合逾青公司對商標使用許可合同的真實性不持異議的質證意見,對商標使用許可合同無須再行公證認證。

 

为此,依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在发生注冊商標专用权被侵害时,普通使用许可合同的被许可人经商標注冊人明确授权,可以提起诉讼”的规定,布来斯公司有权提起本案诉讼,因此其作为本案原告诉讼主体适格。

    

2.尚未注冊的商標可以許可他人使用

    

商标标识是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体,既包括注冊商標标识,也包括未注冊商標标识。

 

商标法第四十三条规定,商標注冊人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注冊商標。许可人应当监督被许可人使用其注冊商標的商品质量。被许可人应当保证使用该注冊商標的商品质量。这里的法律用语为“商標注冊人”“注冊商標”等字样,仅仅从字面解释,该条规定中的“商标使用许可合同”的“商标”似乎仅指注冊商標。

 

但值得注意的是法律对未注册的商标并未规定不得许可他人使用,大量的未注冊商標在商业活动中被广泛使用,有不少未注冊商標使用许可的情形。

 

最高人民法院审理的再审申请人天津开发区泰盛贸易有限公司与被申请人北京业宏达经贸有限公司等商标许可使用合同纠纷案中,最高人民法院认为,未注冊商標能否许可他人使用,法律法规对此没有禁止性规定,且在业宏达公司与泰盛公司签订的合同中,亦未限定许可泰盛公司使用的三个商标必须均为注冊商標。由此说明未注册的商标同样可以许可他人使用,在当事人意思表示真实,内容不违反法律、行政法规的前提下,以未注册的商标作为使用客体的商标使用许可合同应确认有效。因此,可以认为尚未注册的商标可以许可他人使用。

    

3.未注冊商標被許可使用人不享有先用權

    

商标法第五十九条规定:商標注冊人申请商標注冊前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商標注冊人使用与注冊商標相同或者近似并有一定影响的商标的,注冊商標专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

 

由此可知,侵害商标权纠纷中适用商标在先使用抗辩应符合的条件是:在注冊商標申请日之前他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商標注冊人使用与注冊商標相同或者近似商标的行为;该在先使用的商标应具有一定影响;被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为;使用主体应限于在先使用人本人。

 

具体到本案中,虽然逾青公司在爱贝公司注冊商標“ABIE”申请日之前,已经使用了“ABIE”标识,但其使用系基于布来斯公司的许可,双方在授权协议中的合同地位及“ABIE”权利来源的因果关系是客观存在,并不会因“ABIE”商標注冊申请、核准注册时间在授权与被授权关系形成之后而发生逆转。

 

逾青公司也未能证明其对“ABIE”商标形成了独立的品牌价值或使之与逾青公司之间建立了稳定的联系。同时,逾青公司在其经营场所、物品上使用有“ABIE”标识,也表明其服务来源指向“爱贝国际少儿英语”这一培训项目。因此,相对于授权人布来斯公司,逾青公司不存在对于未注冊商標“ABIE”产生在先使用权的时间和空间条件。

    

4.商標許可使用合同到期後被許可人繼續使用構成侵權

    

商标法第九条规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。由此说明,申请注册的商标不得与他人在先取得的合法权利相冲突。对于申请人而言,在多个类别申请与其注冊商標相同或者近似的商标,法律并不禁止,否则就不会出现商标法第四十二条“转让注冊商標的,商標注冊人对其在同一种商品上注册的近似的商标,或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让”之规定。

 

对于注冊商標申请人之外的他人而言,不得与申请人已经注册的商标相冲突。具体到本案中,逾青公司所从事的教育培训行业包含在涉案“ABIE·C”商标核准使用的服务类别范围内,“ABIE”标识与涉案诉争的“ABIE·C”商标相比较,系使用了“ABIE·C”商标的主要组成部分,且与“ABIE·C”商标的主要组成部分“ABIE”的字母元素及其排列顺序完全相同,整体观察与“ABIE·C”商标构成近似。

 

逾青公司在商标使用许可合同到期后本应停止使用,但其在经营场所内继续使用“ABIE”标识,已无合法化的基础,且“ABIE”与“ABIE·C”注冊商標构成近似,足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆、误认,因而逾青公司继续使用被授权的商标标识的行为构成侵权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

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